商标侵权中的知名度证据与惩罚性赔偿适用认定

知名度证据是商标侵权案件中最为核心的证据之一,其对商标排他权利的范围、赔偿的数额、适用等方面有着重要的影响。

近日发布的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(以下简称“解释”)中列举了五种对“故意”的初步认定具体情形,以及六种对“情节严重”的初步认定具体情形,并将知名度作为“故意”认定的法定考虑因素之一,这意味着知名度证据的重要性在实务中进一步加强。

本文将结合案例论述在商标侵权中,知名度对惩罚性赔偿认定的主客观方面的影响,对《解释》未明确列出的,但在司法实践中将知名度作为考量因素予以认可的情形进行梳理,并结合知名度证据提供的具体形式对实务作出建议。

商标侵权中的知名度证据与惩罚性赔偿适用认定

壹、知名度证据对惩罚性赔偿适用的影响

商标惩罚性赔偿的适用要件包括主客观两方面,分别为“恶意”与“情节严重”。但是,恶意作为一种主观状态,必须通过某种行为外观来界定,从这个角度来看,恶意与情节严重两个因素的认定情形,似乎又产生了一些重合地带,无法泾渭分明的区分开来。

在《解释》出台前的司法实务中,大部分案件并不区分主客观要件来论述是否适用惩罚性赔偿,而是根据侵权人的侵权外观来综合认定。

因此,《解释》虽然未提及知名度对惩罚性赔偿制度中情节严重认定的影响,但在司法实践中,知名度仍然作为该因素的认定考量因素之一。下文中笔者援引司法案例,说明知名度对“恶意”、“情节严重”两个要件的单独影响,以及在不区分要件的情况下对惩罚性赔偿综合认定的影响。

1、对“恶意”认定的影响

《解释》第三条将知名度证据作为“恶意”认定的影响因素之一,但并未就该因素列举具体的认定情形。在最高院发布的惩罚性赔偿典型案例欧普照明案[1]中,知名度对恶意认定的作用有所体现。

在该案中,法院在“是否适用惩罚性赔偿”的主观部分的论述中认为,原告欧普公司的涉案商标多次被认定为广东著名商标、中国驰名商标,而被告公司作为同一地区同一行业的经营者明知原告欧普公司及其商标所享有较高的知名度和美誉度,仍故意模仿、使用多个与欧普公司驰名商标近似的商标,且使用在相同商品上,主观恶意明显。在惠氏案[2]中,法院也做了类似的论述。

不管从《解释》还是案例来看,知名度都是考究侵权人恶意的一个重要因素。虽然我国实行商标注册制,任何经营者都有义务在开展经营前对自己所要使用的商标进行检索,以避免侵权,但并不是所有经营者都具有如此良好的法律风险意识。对于非知名商标来说,侵权人也许主观上并不知道自己的行为构成了侵权,在这种情况下,其主观恶意程度较低。而知名度越高,侵权人知道涉案商标的可能性越大,就越容易推定其具有攀附的恶意。

2、对“情节严重”认定的影响

《解释》并未将商标知名度作为情节严重的考虑因素及认定情形之一,实务中将其作为情节严重认定因素的案例也并不多见。但在特定情况下,知名度对情节严重仍然构成影响。比如在惩罚性赔偿典型案例五粮液案[3]中,法院在论述情节严重的部分中就对商标的知名度有所提及。

在该案中,法院论述道:“结合涉案商标的声誉及商业价值、五粮液品牌的知名度,被告徐某某销售假冒知名白酒,提供质量完全次于商标权人的酒类商品,损害社会公共利益,虽然有部分消费者通过退款退货的方式挽回一部分损失,但涉案侵权行为给五粮液品牌通过长久努力积累起来的商业信誉带来负面评价,侵权后果较为严重。”

虽然在该案中,侵权人的行为表现为在同种商品上使用相同的商标,其侵权判定的基础仍然是损害了商标的识别功能,但是在前述的论述中,法院显然将商标的承载商誉功能作为论述的逻辑起点。而知名度越高的商标,其积累的商誉也就越高,侵权人在伪劣产品上使用权利人的商标的情况下,带给知名商标权利人的损害后果相较于普通商标的知名度则大得多。这种商誉上的减损,可以作为认定情节严重的情形之一。

3、对综合认定的影响

如前所述,在以往的司法实践中,大部分案件并不区分主客观要件来论述是否适用惩罚性赔偿,而是根据侵权人的侵权外观来综合认定。笔者在下文选取了部分较为典型的案件进行分析。

最高法院发布的另一惩罚性赔偿典型案例鄂尔多斯案中[4],北京知识产权法院认为,原告鄂尔多斯公司的“鄂尔多斯”系列商标具有较高的知名度,实施被诉侵权行为给商标权人造成的损害更为严重。被告米琪公司作为“毛线、围巾线、羊绒线”等与服装存在紧密关联商品的经营者,理应知晓涉案商标的知名度,其在自营网店突出使用与涉案商标几乎完全相同的标识且侵权时间较长,主观恶意明显,侵权情节严重,宜按照被告因侵权获利的两倍确定赔偿数额。”

该案中,法院对惩罚性赔偿是否适用的论述虽然寥寥数语,着重提到了“商标知名度”,足见其重要性。

河北潇行诉天猫、苏州长秀一案[5]中,法院认定惩罚性赔偿的适用时,首先点出了涉案商标的知名度,随后论述道在涉案商标已有相当知名度的情况下,使用了与其相同的标识,具有明显的仿冒意图,最后提到了侵权人恶意刷单、扩大商标权人损失的行为。基于以上三点,法院认为侵权恶意较大且情节严重,应当适用惩罚性赔偿。

CK商标侵权案件[6]中,青岛中院论述道,同时在该院的受理的其他三个案件中的侵权主体同为该案被告塞瑞达公司,且涉案网站设计均雷同,因此认定应适用惩罚性赔偿原则。也许仅考虑该因素有一些薄弱,法院进而补充了一些考虑因素:一、原告商标具有较高知名度;二、被告开办的网店系专门销售“CK”、“CalvinKlein”系列产品的天猫店铺,其侵权行为主观过错严重,情节恶劣;

从上述三部分的论述可以看出,知名度对于惩罚性赔偿适用的影响贯穿在主客观两方面,而不单单影响着“恶意”的认定。

值得注意的是,作为针对所有知识产权类型的惩罚性赔偿的司法解释,《解释》第三条中所用的关于知名度证据的措辞是“相关产品知名度”。这抛出了一个问题,在在商标侵权案件的适用中,相关产品的知名度是否等同于商标的知名度?

一方面,在以上案例中,法院论述时所用的术语无一例外为“商标的知名度”。另一方面,商标的知名度又必须以产品作为载体。因此,虽然二者在文义上不能完全等同,但“相关产品的知名度”至少在内涵上包括了商标的知名度。

那么相关产品是否仅包括权利人使用涉案商标的产品?笔者认为,在企业的品牌与产品布局日益复杂的背景下,企业在部分产品上使用的商标虽非涉案商标,但这些产品在消费者心中仍然与涉案商标产生了一定的联系,从而可能影响混淆判定。因此“相关产品”并不应该限定在使用商标的产品上。而法院在实践中会如何考量,仍需等待进一步的案例出现。

贰、知名度证据的形式

《驰名商标保护纠纷解释》第五条[7]对商标知名度证据进行了列举,比如商品使用时间、享有市场声誉等,但这些表述从证据规则上来看属于对证明的目的归纳,对于何种证据的具体内容与形式能够达到其列举的证明目的,相关法律法规及司法解释并未明确规定。

实务中,权利人通常提供以下形式的证据以达到《驰名商标保护纠纷解释》所列举的商标知名度证明目的的要求:

(1)证明涉案商标的商品的市场份额、销售区域、占有率、利税等,提供政府机构及行业协会、审计机构等相关专业机构出具的正式报告与证明、销售合同及配套会计凭证等作为直接证据;杂志、新闻媒体等关于前述因素的引用、报道则可作为间接证据使用。

(2)证明涉案商标的持续使用时间,包括产品委托生产合同、销售合同、授权许可合同及配套会计凭证。

(3)用以证明商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围等方面的证据则在实务中富有多样性,通常与权利人的推广策略具有较大的关联性。在直接证据方面有:对商标推广、宣传合同及合同履行配套的会计凭证;杂志、报纸、电视广告、网络广告、赞助活动海报及照片、活动宣传册等多种宣传媒介中体现对涉案商标进行宣传的最终效果等形式进行证明。而新闻、杂志报道,甚至文献中关于涉案商标的检索报告等可作为间接证据进行补强。

(4)证明涉案商标曾被作为驰名商标受保护的记录,通常提供判决书、行政文书、政府机构举办的评选的入选记录等作为直接证据;行业协会的推荐也可作为间接证据使用。

(5)证明商标享有的市场声誉,通常提供行业协会及第三方商业机构所举办的驰名商标评选中获得的品牌奖项。

除了以上司法解释中明确罗列的用以证明商标知名度考虑因素的证据,实务中证明商品知名度的其他常见的证据形式还包括:使用了涉案商标的产品奖项;企业奖项;以企业名义赞助的各类社会活动的照片、海报及相关新闻报道;涉案商标被仿冒的记录、品牌相关的社会事件及所造成的影响等的报道及其他记录形式。这些证据也许不能作为直接证据使用,但是仍对为商标知名度有具有潜在的补充证明力。

叁、实务建议

鉴于知名度证据在商标侵权案件中的重要性,企业应当在日常经营过程中作充分准备,对此,本文作如下建议:

一、与企业的宣传推广部门作充分的沟通,对每一次推广最终呈现载体,如杂志、报纸、电视广告、网络广告,品牌活动中的海报、照片、活动名牌、宣传册等实物进行整理保留,必要时甚至可以对现场进行公证或者电子存证。

二、对媒体报道进行定期梳理与留存。媒体报道是知名度证据中的最重要的形式之一,在每一次企业的社会活动登上新闻媒体时,最好能够即时保留报道的载体、拍摄照片等,对于视频音频资料,也最好留存电子原件,这样才能最大程度的保留证据。

企业应当有意识地将商标知名度证据准备作为专门的项目进行管理,才能防患于未然,否则在需要维权时“临时抱佛脚”式的准备则很有可能为商标维权诉讼带来“巧妇难无米之炊”的困境。

[1] (2019)粤民再147号

[2] (2019)浙01民初412号

[3] (2020)浙01民终5872号

[4] (2015)京知民初字第1677号

[5] (2019)苏05知初1125号

[6] (2015)青知民初字第12号

[7]当事人主张商标驰名的,应当根据案件具体情况,提供下列证据,证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时,其商标已属驰名:

(一)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;

(二)该商标的持续使用时间;

(三)该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;

(四)该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;

(五)该商标享有的市场声誉;

(六)证明该商标已属驰名的其他事实。

前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等,包括其核准注册前持续使用的情形。

对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据,人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据,客观、全面地进行审查。

原创文章,作者:hohj,如若转载,请注明出处:https://www.hohj.cn/hohj/218.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注